El pasado 30 de abril de 2019 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por tanto a partir del 1 de mayo de 2019 ha entra en vigor el nuevo Reglamento de la Ley de Marcas y el requisito de probar el uso en procedimientos de oposición.

Una de las novedades introducidas en la reforma de la Ley 17/2001 (reforma de la Ley) es la referida a la exigencia de probar el uso en procedimientos de oposición de las marcas o nombres comerciales anteriores, siempre y cuando el titular de la marca impugnada así lo requiriese.

Esta novedad en el procedimiento nacional es consecuencia de la armonización con la Directiva europea, que trata de equiparar nuestro sistema de registro nacional con el que se lleva aplicando, desde sus inicios, en el procedimiento de registro de la Marca de la Unión Europea, dotándole de mayor seguridad jurídica.

El nuevo Reglamento de ejecución, establece la posibilidad de exigir esta prueba de uso contra signos distintivos nacionales oponentes a los solicitados a partir del 1 de mayo de 2019, por lo que, el titular de una nueva solicitud impugnada, tendrá la posibilidad a partir de ahora de pedir al oponente que aporte pruebas acreditativas del uso efectivo, en los últimos cinco años, de los signos distintivos oponentes en base a los que se interpone la oposición.

Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes.

Una vez el titular de la marca impugnada solicite las pruebas de uso, el oponente dispondrá de un mes para presentar las mismas. Posteriormente, desde que se le dé traslado, el solicitante tendrá igualmente un mes para hacer observaciones sobre las pruebas aportadas. Así mismo, en caso de considerarlo necesario el examinador podría requerir observaciones adicionales.

En el caso de no se aportadas las pruebas de uso efectivo de los expedientes oponentes o de no argumentar las causas justificativas de la falta de dicho uso, la oposición será desestimada, con el consiguiente riesgo de poder ser posteriormente cancelados iniciándose un procedimiento de caducidad por falta de uso, y como consecuencia  llegar a verse privados de los signos distintivos oponentes o los productos o servicios de reivindicados en los mismos de los que no se demuestre dicho uso efectivo en el periodo de cinco años.

Desde ALVAMARK, ante este nuevo escenario planteado en el procedimiento de oposición nacional a fin de no correr riesgos innecesarios, recomendamos a los titulares de marcas con más de cinco años de antigüedad que pretendan interponer oposiciones a registros de nuevas marcas, que recopilen dichas pruebas y antes de impugnar una nueva solicitud, previamente se aseguren de que cuentan con la suficiente documentación acreditativa del uso efectivo en cada uno de esos cinco años, para los signos distintivos en los productos y/o servicios reivindicados.

Para ampliar información, no dude en contactar con nosotros.

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